Brevet essentiel (SEP)

 

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Premier aperçu

Les brevets essentiels sont des droits de propriété intellectuelle qui protègent une technologie considérée comme indispensable pour fabriquer un produit ou établir et respecter une norme.

Selon les lignes directrices relatives aux accords de transfert de technologie (Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du TFUE à des catégories d’accords de transfert de technologie, OJ C 89, 28.3.2014, p. 3–50), le caractère essentiel d’une technologie est caractérisé lorsqu’il n’existe aucune autre solution viable pour la fabrication du produit. Une technologie essentielle constitue donc une partie nécessaire des différentes technologies utilisées pour fabriquer un produit et sans celle-ci, le produit ne saurait être fabriqué, ou une norme élaborée.

C’est ensuite le juge qui a été saisi de la question. Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice a précisé qu’un brevet est essentiel à une norme lorsque son exploitation est indispensable à tout concurrent envisageant de fabriquer des produits conformes à la norme à laquelle il est lié. A l’inverse, des brevets qui ne sont pas essentiels à une norme permettent normalement aux tiers de fabriquer des produits concurrents en s’écartant du brevet concerné sans compromettre les fonctions fondamentales du produit en question (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei, pts 49 et 50).

Le juge français, quant à lui, relève que l’impossibilité technique de mettre en œuvre une norme sans l’enseignement du brevet constitue le critère déterminant pour caractériser son essentialité (CA Paris, 16 avril 2019, n°15/17037, Conversant c/ LG).

En pratique, le caractère essentiel d’un brevet s’établit d’abord par une déclaration de son titulaire à un organisme de normalisation. Par exemple, au sein de l’ETSI, les « Intellectual Property Rights Policy » (IPR) incitent les participants à la norme qui soumettent une proposition technique d’attirer l’attention de bonne foi sur tout droit de propriété intellectuelle qui pourrait obtenir le statut de « brevet essentiel à la norme » si cette proposition était adoptée. Un tel statut peut être acquis lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons exclusivement techniques (et non pour des raisons commerciales), et compte tenu de l’état de l’art disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer d’une autre manière, réparer, utiliser ou faire fonctionner des équipements ou des méthodes conformes à une norme sans contrefaire la technologie couverte par ce droit de propriété intellectuelle (ETSI, annex 6, Intellectual Property Rights Policy, 3 septembre 2020, art. 15, 6).

 

Pour aller plus loin

C’est dans le contexte des accords de normalisation, qui ont pour objectif premier la définition d’exigences techniques ou d’exigences de qualité, qu’a émergée la notion de brevet essentiel à une norme (BEN). Or, dans ce contexte, un brevet essentiel peut susciter des préoccupations concurrentielles. Une entreprise qui participe à un processus de normalisation et qui détient des brevets essentiels aux fins de la mise en œuvre de la norme peut en effet acquérir, en vertu de ses droits de propriété intellectuelle, le contrôle de l’utilisation de cette même norme. Le statut de brevet essentiel à une norme emporte donc deux conséquences : d’une part, le titulaire peut exclure l’apparition ou le maintien sur le marché des concurrents et, d’autre part, il peut se réserver la fabrication de ces produits et faire levier sur un marché aval (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei)

C’est pourquoi, pour bénéficier d’un a priori favorable au regard de l’article 101 TFUE, les participants qui souhaitent voir leurs droits de propriété intellectuelle inclus dans la norme doivent s’engager de manière irrévocable et par écrit à accorder des licences concernant leurs droits de propriété intellectuelle dits « essentiels » à l’ensemble des tiers, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (« engagement FRAND »).

Les brevets essentiels peuvent également être le support de comportements susceptibles de violer les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 TFUE. Plusieurs pratiques peuvent ainsi être distinguées.

La pratique dite du hold-up, d’abord, lorsque l’entreprise titulaire de la technologie intégrée à la norme revient sur ses déclarations et ne respecte pas les conditions auxquelles elle s’était engagée. Le hold-up consiste donc, pour les titulaires d’une technologie normalisée, à demander des redevances excessives parce que le passage à une autre technologie de remplacement devient trop onéreux pour les tiers. Ils élèvent alors les prix a posteriori en sachant que les entreprises n’auront d’autre choix que de payer les redevances.

La stratégie de l’ « embuscade de brevet », ensuite, découle d’un comportement de dissimulation de l’existence des droits de propriété intellectuelle. Tel fut par exemple le cas dans l’affaire Rambus (Comm. CE, Antitrust : Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus, MEMO/07/330, 23 août 2007). Ici, c’est après l’adoption de la norme que l’entreprise demande des redevances. Les conséquences d’une embuscade de brevet sont doubles. Elle produit, en premier lieu, des effets assez similaires à ceux du hold-up en termes de captation de redevances excessives. Cette pratique biaise, en second lieu, le processus de normalisation. L’embuscade permet de « forcer », par une dissimulation de droits, l’intégration de sa technologie dans la norme en laissant croire aux parties qu’elles n’auront pas à payer de redevances.

Dans un autre cas, c’est davantage le refus de contracter et l’usage abusif de procédures, couplés à un engagement FRAND, qui peut être en cause. Dans l’affaire Huawei, se posait la question de savoir dans quelle mesure une action en contrefaçon portant sur brevet essentiel à une norme pouvait être qualifiée de comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. Selon la Cour de justice, étant donné qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers, un refus du titulaire d’un brevet essentiel d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.

Pour autant, la Cour pose plusieurs conditions permettant d’éviter que cette action en contrefaçon ne soit abusive : premièrement, l’action ne peut pas être introduite sans que le titulaire n’ait averti le contrefacteur. Deuxièmement, si le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat aux conditions FRAND, le titulaire du brevet essentiel doit lui transmettre une offre écrite répondant à ces conditions FRAND. Il incombe, dès lors, au contrefacteur de donner suite à cette offre de bonne foi ou de proposer une contre-offre, et, si cette contre-offre n’est pas acceptée, de constituer une sureté et d’opérer un décompte des actes s’il utilise la technologie brevetée (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei).

Tenant compte de ces difficultés l’Union européenne a défini des priorités en la matière, parmi lesquelles la transparence en matière d’informations relatives à l’exposition aux brevets essentiels à une norme, la clarté concernant les technologies brevetées, et le respect des droits. Elle a également proposé des « principes clés » pour stimuler le développement et l’intégration des technologies et assurer aux titulaires de brevets essentiels un bénéfice adéquat et équitable (Communication de la Commission, Définition de l’approche de l’Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes, 29 novembre 2017, com 2017, 712 final).

 

Jurisprudences pertinentes

CA Paris, pôle 5-16, 3 mars 2020, RG no 21426, Ipcom/Lenovo

Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 6 fév. 2020, RG no19/02085

CA Paris, 16 avr. 2019, n° 15/17037, Conversant c/ LG

CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp

TGI Paris, 17 avr. 2015, n° 14/14124, Core c/ LG

Comm. UE, déc. 29 avr. 2014, AT.39939, Samsung

Comm. UE, déc. 29 avr. 2014, AT.39985, Motorola

Comm. UE, déc. 9 déc. 2009, COMP/, Rambus

 

Bibliographie

ETSI, annex 6, Intellectual Property Rights Policy, pt 15, 3 September 2020

Comm. UE, Communication sur la définition de l’approche de l’Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes, 29 novembre 2017, com 2017, 712 final

Sibony A.-L., « Brevets essentiels : La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de l’action en contrefaçon d’un brevet essentiel (Huawei Technologies, ZTE) », 16 juillet 2015, Concurrences N° 4-2015, Art. N° 76086, pp. 120-123

Idot L., « Brevet essentiel et licences à des conditions FRAND », Europe n° 10, Octobre 2015, comm. 374

OCDE, Summary Record of the Hearing on Intellectual Property and Standard Setting, DAF/COMP/M(2014)3/ANN2/FINAL, 23 mars 2015

Roda J.-Ch., « Brevets essentiels et abus de position dominante : la Cour de justice fixe les règles », D., 2015 p. 2482

Comm. UE, Lignes directrices relatives aux accords de transfert de technologie, 2014/C 89/03, JOUE 28 mars 2014, pt 255.

Lemley M.-A et Shapiro C., « A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents », Berkeley Technology L. J., 2013, vol. 28, p. 1135-1166

Hovenkamp H., « Competition in Information Technologies : Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding », University of Iowa, Legal Studies Research Paper, no 12-32, nov. 2012, pp. 1-20

Petit N., « Les accords de normalisation en droit européen de la concurrence », in colloque IRPI, Propriété intellectuelle et concurrence : pour une (ré)conciliation, LexisNexis, 2012, pp. 35-50.

Shapiro C., « Naviguating The Patent Thicket : Cross-Licences, Patent Pools, And Standard Settings, in Innovation Policy and the Economy », vol. 1, ss. dir. A. B. Jaffe, J. Lerner & S. Stern : MIT Press, 2001, pp. 119-150

Cet article est en cours de relecture par les Directeurs Scientifiques du Dictionnaire.

Auteur

Citation

Marie Cartapanis, Brevet essentiel (SEP), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 88944

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

 
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